Domeno vardas dažnai pasirenkamas greitai ir intuityviai – pagal skambesį, rinkodaros idėją ar veiklos pavadinimą. Tačiau, pasak teisininkų, būtent šiame etape daroma daugiausia klaidų: nepatikrinama, ar toks ar panašus pavadinimas nėra registruotas kaip prekių ženklas, neįvertinama, ar panašus (tapatus) pavadinimas nėra naudojamas kitų rinkos dalyvių, o kartais pasirenkamas net toks domenas, kuris neturi akivaizdžios sąsajos su įmonės vykdoma veikla ar jos pavadinimu.
Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip nereikšmingos detalės, tačiau vėliau jos gali virsti realiais teisiniais ginčais – ypač tais atvejais, kai paaiškėja, kad identišką ar labai panašų pavadinimą naudoja gerai žinoma įmonė, turinti registruotą prekių ženklą ir ankstesnes teises. Tokiose situacijose domeno savininkas gali susidurti su reikalavimu perleisti domeną, o ginčas dažnai sprendžiamas ne nacionaliniuose teismuose, o pagal specialią tarptautinę procedūrą. Apie šias rizikas ir jų praktinį vertinimą komentuoja advokatų profesinės bendrijos AVOCAD vyresnioji teisininkė Sandra Mickienė.
Ji pastebi, kad ginčas dėl domeno dažniausiai nekyla iš karto po jo registracijos – jis atsiranda tuomet, kai domenas pradeda „veikti“ rinkoje arba tampa identifikuojamas trečiųjų asmenų. Praktikoje galima išskirti kelias tipines situacijas, kurios dažniausiai ir išprovokuoja pretenzijas:
Pirma, domenas pradedamas realiai naudoti komercinėje veikloje ir tampa matomas vartotojams – pavyzdžiui, sukuriama interneto svetainė, el. parduotuvė ar paslaugų platforma. Jei toks domenas yra identiškas ar klaidinančiai panašus į kito ūkio subjekto prekių ženklą, prekių ženklo savininkas gali reaguoti, siekdamas užkirsti kelią vartotojų klaidinimui;
Antra, ginčas gali kilti ir tuomet, kai domenas nėra aktyviai naudojamas, tačiau yra viešai matomas – pavyzdžiui, nukreipia į reklaminį puslapį. Tokiais atvejais ypač aktualus tampa klausimas, ar toks naudojimas nėra paremtas trečiųjų asmenų prekių ženklų reputacijos išnaudojimu;
Trečia, praktikoje reikšminga situacija yra vadinamasis „rezervuoto domeno“ modelis – kai domenas laikomas be aiškios veiklos, tačiau jo pavadinimas objektyviai sutampa su žinomu prekių ženklu ar yra labai į jį panašus. Būtent šios situacijos dažnai sukelia konfliktus, nes prekių ženklo savininkai tokį domeno laikymą gali vertinti kaip potencialų trukdymą jų teisių realizavimui arba net kaip spekuliacinį veiksmą.
Siekiant apginti savo interesus, prekių ženklų savininkai tokiais atvejais dažniausiai nesirenka nacionalinių teismų kelio, o pasinaudoja specialia tarptautine ginčų sprendimo procedūra, administruojama WIPO ir grindžiama ICANN patvirtinta Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Būtent ši procedūra leidžia spręsti, ar domenas gali būti toliau teisėtai naudojamas, ar vis dėlto turi būti perleistas teisėtų interesų turėtojui.
UDRP procedūroje ginčas sprendžiamas, remiantis griežtai apibrėžta įrodinėjimo struktūra, pareiškėjas privalo įrodyti visas tris kumuliatyvias sąlygas, o neįrodžius bent vienos – reikalavimas atmestinas visa apimtimi. „Pirmasis pareiškėjo įrodinėjimo elementas yra tai, kad ginčijamas domeno vardas yra identiškas arba klaidinančiai panašus į prekių ženklą, į kurį jis turi teises. Šis vertinimas atliekamas, palyginant dominuojantį ženklo elementą su domeno vardu. Praktikoje tai reiškia, kad net ir nedideli modifikavimai – papildomi bendriniai žodžiai, geografiniai terminai ar raidžių variacijos – dažnai nėra pakankami panašumui paneigti, jei vartotojui vis tiek susidaro asociacija su prekių ženklu“, – teigia teisininkė.
Antrasis elementas, pasak jos, yra atsakovo teisių ar teisėtų interesų nebuvimas. Taikant šį kriterijų galioja specifinė įrodinėjimo tvarka: pareiškėjui pakanka pateikti pirmines aplinkybes, leidžiančias manyti, kad teisėto intereso nėra, o tada atsakovas turi įrodyti priešingai.
Trečiasis elementas – domeno nesąžiningas registravimas ir naudojimas. Tai sudėtingiausias ir dažniausiai ginčo baigtį lemiantis elementas. UDRP pateikia pavyzdinį nesąžiningumo situacijų sąrašą, įskaitant domeno registravimą, siekiant jį parduoti prekių ženklo savininkui, konkurento veiklos trikdymą ar vartotojų klaidinimą dėl ryšio su pareiškėju buvimo. Atsakovo gynyba tokiose bylose turi būti konstruojama sistemiškai, orientuojantis į bent vieno iš UDRP kriterijų paneigimą, tačiau praktikoje didžiausią reikšmę įgyja būtent teisėtų interesų pagrindimas. Kaip numatyta UDRP taisyklėse, atsakovas, rengdamas atsakymą į skundą, turi pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius jo teises ar teisėtus interesus į domeno vardą.
UDRP taisyklės įtvirtina nebaigtinį aplinkybių sąrašą, kurios, jei įrodomos, leidžia atsakovui pripažinti teisėtą interesą. Viena tokių situacijų – kai dar iki pranešimo apie ginčą atsakovas jau naudojo domeną arba buvo pradėjęs realius ir pagrįstus pasirengimo veiksmus jį naudoti teisėtai prekių ar paslaugų veiklai. WIPO praktikoje pabrėžiama, kad tokie pasirengimo veiksmai turi būti pagrįsti objektyviais įrodymais, pavyzdžiui, verslo planais, investicijomis ar sutartimis, o ne vien deklaracijomis.
Antra, teisėtas interesas gali būti grindžiamas tuo, kad atsakovas (kaip fizinis ar juridinis asmuo) yra plačiai žinomas tuo pačiu (kaip domenas) pavadinimu, net jei jis nėra įregistravęs prekių ženklo. Tokiais atvejais vertinamas faktinis žinomumas rinkoje, o ne vien formalus domeno įregistravimas.
Be šių kriterijų, praktikoje itin svarbi išlieka domeno registracijos momento analizė. Jei domenas buvo įregistruotas anksčiau nei pareiškėjas įgijo teises į prekių ženklą, paprastai tampa sudėtinga įrodyti nesąžiningą registravimo tikslą, o tai gali lemti reikalavimo atmetimą. Taip pat vertinama, ar domenas turi savarankišką, pavyzdžiui, bendrinę ar aprašomąją reikšmę, ir ar jis buvo pasirinktas nepriklausomai nuo pareiškėjo veiklos.
Vis dėlto esminė praktinė taisyklė, pasak AVOCAD vyresniosios teisininkės, išlieka ta pati – vien deklaratyvūs paaiškinimai nėra pakankami. Atsakovo pozicija turi būti grindžiama nuosekliais, objektyviais ir dokumentais pagrįstais įrodymais, leidžiančiais panelei įvertinti faktinį domeno naudojimą ir atsakovo ketinimus.
„Nors iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, kad įrodinėjimo našta UDRP procedūroje yra labiau apsunkinanti pareiškėją – juk būtent jam tenka pareiga įrodyti visų trijų kumuliatyvių sąlygų buvimą, o atsakovui pakanka paneigti bent vieną iš jų – praktikoje situacija yra kur kas sudėtingesnė“, – pažymi S. Mickienė.
Tais atvejais, kai domenas buvo įregistruotas, neatlikus išankstinės analizės (ypač nepatikrinus, ar nėra identiško ar klaidinančiai panašaus registruoto prekių ženklo), o veikla vykdoma be aiškaus verslo modelio, nesaugant visų su veikla susijusių dokumentų, nepasiekus apčiuopiamo žinomumo rinkoje, su nedidele apyvarta, atsakovui gali būti itin sudėtinga pagrįsti savo teisėtą interesą. Net ir nesant tyčinio siekio pasinaudoti kito subjekto prekių ženklo reputacija ar klaidinti vartotojus, objektyvių įrodymų trūkumas (pvz., apie realią veiklą, investicijas, pasirengimą naudoti domeną) reikšmingai susilpnina gynybinę poziciją.
AVOCAD teisininkė atkreipia dėmesį ir į praktinę šios procedūros pusę – gavus skundą, atsakovui dažnai tenka nedelsiant reaguoti per trumpus terminus, įvertinti susiklosčiusią situaciją bei parengti teisiškai pagrįstą atsiliepimą. Tai paprastai reiškia būtinybę pasitelkti teisininkus, kurie išanalizuotų aktualią WIPO praktiką, patikrintų prekių ženklų ir domenų duomenų bazes, surinktų įrodymus ir parengtų argumentuotą poziciją. Tokie veiksmai neišvengiamai sukelia papildomas laiko ir finansines sąnaudas.
„Domeno pasirinkimas ir registracija neturėtų būti vertinami kaip formalus ar antraeilis žingsnis. Tinkamai neatlikus „namų darbų“ (t. y. nepatikrinus prekių ženklų registrų, neįvertinus rinkos situacijos ir galimų konfliktų), vėliau gali kilti ne tik teisinių ginčų rizika, bet ir realūs kaštai, susiję su gynyba, galimu domeno praradimu ar būtinybe keisti prekės ženklą bei verslo identitetą“, – perspėja Sandra Mickienė.
Todėl, pasak jos, domeno pasirinkimo stadijoje būtina atlikti išsamią teisinę patikrą: įvertinti prekių ženklų registrų duomenis dėl tapačių ar klaidinančiai panašių žymenų, patikrinti domenų prieinamumą, taip pat įvertinti bendrą rinkos kontekstą ir galimas asociacijas su jau veikiančiais ūkio subjektais. Tokia analizė turėtų būti orientuota ne tik į formalius sutapimus, bet ir į galimą vartotojų suvokimą.
Be to, svarbu, kad pasirinktas domeno vardas turėtų aiškų ir logišką ryšį su planuojama vykdyti veikla ir nepatektų į vadinamąją „ribinio panašumo“ zoną kitų prekių ženklų atžvilgiu. Ne mažiau reikšmingas yra ir faktinis domeno naudojimas – domenas neturėtų būti laikomas pasyviai. Realios veiklos vykdymas, aiškiai apibrėžtas verslo modelis bei tai patvirtinantys dokumentai (pvz., sutartys, investicijos, veiklos įrodymai) gali turėti esminę reikšmę, vertinant teisėto intereso buvimą ir ginčo baigtį.
